Trascrizione
Ciao a tutti e benvenuti in questo corso. Ringrazio innanzitutto Jacopo e Studio Samo per avermi coinvolto in questo corso. Oggi parleremo di protezione del marchio. Cercheremo di capire cosa si nasconde dietro le quinte di un brand e inquadrare quali aspetti spesso dimenticati o poco considerati possono aiutare a scegliere un marchio efficace che tenga conto anche delle esigenze di protezione sul piano legale in base appunto a quelli che sono i rimedi che la legge prevede per la protezione di un marchio. Mi presento, io sono un avvocato e mi occupo di proprietà intellettuale, quindi mi occupo di tutto quello che riguarda i marchi, i brevetti, il design, il diritto d’autore e la concorrenza seleale sia sul piano giudiziale sia sul piano e quindi in occasione di cause e contestazioni sia sul piano stragiudiziale e quindi nell’ambito di pareri, contratti, diffide e così via. Il primo aspetto da mettere in evidenza per capire come si può scegliere un marchio efficace e proteggibile è certamente quello di andare a cercare quali sono gli asset che cosa anzi si può registrare come marchio e quindi cosa può andare a costituire un brand. Stando a quello che sono quella chiara descrizione che troviamo nel sito delle Wipo, nella parte divulgativa del sito delle Wipo in relazione ai marchi, le Wipo è l’ente europeo che si occupa di registrazione di marchi e design e della gestione dei registri di marchi e design. Ci dice che il marchio è il modo in cui i clienti identificano un’impresa e distinguono i prodotti e i servizi di quell’impresa da quelli delle altre imprese e racchiude i valori di quell’impresa. Ma andando un po’ più a cercare a fondo, cerchiamo di capire qual è la funzione di un marchio. Questo è importante perché nella scelta del marchio non posso prescindere da capire a cosa serve un marchio. Sicuramente la funzione principale che la legge prevede per un marchio è quella dell’idoneità a distinguere i prodotti e i servizi dell’impresa da quelli di un’altra impresa, la cosiddetta provenienza imprenditoriale, cioè non geografica, ma appunto da una certa impresa, cioè il marchio distingue, identifica i prodotti e i servizi come provenienti da una certa impresa e non da un’altra. Questa è la funzione principale del marchio. Il marchio però può avere anche altre funzioni. Prima fra tutte la funzione di indice di qualità. Il consumatore, l’utente si abita a percepire un marchio in relazione a certi prodotti e servizi e alla qualità dei prodotti e servizi a cui è abituato, per cui il marchio diventa una garanzia di un certo livello qualitativo. Un’altra funzione che il marchio può avere, specialmente quando si tratta di marchi rinomati, è la funzione che si chiama cosiddetta pubblicitaria evocativa, cioè diventa un collettore di clientele. Il marchio stesso che attira un certo cliente o una determinata fetta di clienti per i valori che porta con sé. In base alla funzione si può distinguere tra varie tipologie di marchio. La prima distinzione che possiamo fare è quella tra il marchio generale e i marchi speciali. Il marchio generale è quello che identifica più direttamente l’impresa di provenienza. Pensiamo per esempio a Fiat, quando io vedo la dicitura Fiat su un certo autoveicolo capisco qual è l’impresa da cui proviene. Accanto ai marchi generali ci possono essere i marchi speciali, pensando in ambito in casa Fiat, Panda, Punto, Multiple e così via. Sono marchi speciali che si affiancano a quello generale e quindi vanno a identificare determinate linee di prodotto di una certa impresa, così come ad esempio l’iPad, l’iPod, l’iPhone rispetto alla casa Apple. Gli esempi potrebbero essere tantissimi. Altra distinzione in base alla funzione del marchio è quella tra marchi di prodotto e marchi di servizio. I marchi possono essere marchi che identificano prodotti di una certa impresa. Pensiamo a KitKat, Twix e tutta una serie di altri marchi. Ma possono anche essere marchi di servizio, cioè marchi che identificano i servizi di una certa impresa. Pensiamo ad Amazon, pensiamo a Wintim e così via. Un’ultima distinzione che si usa fare, sono distinzioni per lo più teoriche ma hanno alcune ricadute come quella che stiamo per vedere, è quella tra marchio di fabbrica e marchio di commercio. Il marchio di fabbrica identifica il produttore, il marchio di commercio identifica chi rivende determinati prodotti. Una ricaduta di questa distinzione sul piano pratico è per esempio che il marchio di commercio, cioè quello di colui che commercializza un certo prodotto, può essere aggiunto a quello del produttore, purché non venga soppresso il marchio di fabbrica. Può accadere per esempio, se qualcuno di voi è capitato di acquistare un completo come questi che portiamo nei avvocati, ecco può capitare di trovare all’interno sia il marchio del produttore, sia il marchio dell’esercente che vende quel tipo di prodotti. Facciamo allora un passo in più. Identificate le finalità del marchio e le classificazioni più generali che si possono fare tra le varie tipologie di marchio. Cerchiamo di capire cosa effettivamente può essere protetto attraverso il marchio e quindi cosa può diventare un brand. La legge ci dice, quando parla di marchi, che possono costituire marchio, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, dice la legge, tutti i segni, in particolare, questo è un elenco non esaustivo e semplificativo, parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto, la forma della confezione di un prodotto, le combinazioni di colore o le tonalità cromatiche, a certe condizioni, cioè possono costituire marchio tutti i segni che siano atti, cioè che siano idonei, capaci di distinguere i prodotti o i servizi d’impresa da quelli di altre imprese. Qui troviamo la funzione principale che abbiamo visto poco fa, la funzione principale del marchio è quella di distinguere i prodotti e servizi d’impresa da quelli di altre imprese, ce lo dice la legge, la sua definizione. Inizialmente la norma si fermava qui, è stato poi aggiunto un secondo requisito che è però un requisito amministrativo, cioè ha a che fare con la procedura di registrazione e quindi con le formalità della domanda di marchio. Deve essere possibile rappresentare il marchio nel registro dei marchi, in modo tale da consentire sia l’autorità, cioè l’ufficio dei marchi, sia al pubblico di riferimento di capire con chiarezza e in modo preciso qual è l’oggetto della protezione, cioè qual è il marchio, cosa deve essere protetto come marchio, questo è un aspetto amministrativo. Fermandoci al punto focale, il punto focale è che possono costituire i marchi tutti i segni, intesi in senso ampio, come appunto vengono elencati esemplificativamente qua, che possono in qualche modo distinguere e quindi identificare i prodotti o i servizi di un’impresa come provenienti da quell’impresa rispetto ad altre imprese, la cosiddetta provenienza imprenditoriale. Cominciamo allora con una carrellata di cosa è stato tipizzato, cioè è stato elencato dal legislatore nel regolamento di esecuzione del codice di proprietà industriale e in sede europea nell’ambito della normativa europea sui marchi dell’Unione Europea. Le definizioni sono speculari, quella della normativa nazionale e quella della normativa dell’Unione Europea, perché diciamo queste evoluzioni sono frutto di un’armonizzazione, cioè a livello europeo sono state decise determinate caratteristiche, determinate definizioni che poi sono state trasposte in forza di direttivi europei a livello nazionale, ma questo ci interessa poco. Il primo e più semplice tipo di marchio è il marchio denominativo, cioè il marchio che è costituito esclusivamente da parole, da lettere, cifre e caratteri tipografici standard in generale, oppure una combinazione di caratteri tipografici, la parola in sé per sé, indipendentemente dal carattere, indipendentemente dal fatto che sia una iuscola, minuscola, corsiva, non corsiva, grassetta e così via. Si chiama marchio denominativo e è quello che normalmente riesce a dare un ambito un po’ più ampio di tutela sulla parola, perché riesce a coprire anche alcune configurazioni grafiche che non ne alterano la capacità distintiva, si dice così nel settore. Tra poco vedremo cosa significa. Un secondo tipo di marchio che tutti sicuramente conoscete è il marchio figurativo, il cosiddetto logo, che può essere di due tipologie. Il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, stilizzazioni, una struttura, uno standard, una riproduzione grafica, un colore, insieme a elementi denominativi, quindi elementi denominativi ed elementi figurativi insieme, oppure il figurativo puro, cioè il marchio in cui ci sono solo elementi figurativi e non ci sono parole, non ci sono caratteri, cifre e così via. Qui ho riportato alcuni esempi di entrambe le tipologie. Tutti conosciamo sicuramente qualche marchio figurativo e siamo abituati a pensare al marchio come logo, quindi sostanzialmente come marchio figurativo. Ecco in realtà le figure di marchio non si esauriscono qua. Accanto al marchio denominativo, cioè la parola, al logo o al logo misto insieme alla parola, possiamo avere altre tipologie di marchio. Vediamone una per una. Il primo, interessante, è il marchio di forma, cioè il marchio è costituito dalla forma del prodotto o della confezione, cioè una forma tridimensionale in generale, così come può riguardare il prodotto, può riguardare anche contenitori, imballaggi e così via, o parti dell’aspetto del prodotto. Ne ho riportato alcuni. Alcuni di essi sono marchi tridimensionali puri, cioè la forma stessa. Alcuni invece riportano elementi denominativi o elementi figurativi. Può succedere, è ammissibile, perché queste tipologie di marchio non sono alternative l’una all’altra, ma io potrò avere contemporaneamente più tipologie di marchio e registrare contemporaneamente più tipologie di marchio che hanno lo stesso cuore. Facciamo un esempio, il toblerone. Io potrei registrare la parola toblerone come marchio denominativo, la parola toblerone come marchio figurativo con una certa configurazione grafica e magari accanto alla montagna stilizzata, e anche la confezione del toblerone insieme alla parola o insieme alla parola con il logo. Così come vale per Coca-Cola, così come vale per Perrier, eccetera, eccetera. Ovviamente non è facile ottenere un marchio di forma, proprio perché potrebbe confondersi con l’aspetto del prodotto e è necessario rispettare determinate regole, determinate caratteristiche. Ma su questo sarebbe un po’ veloce in questa serie. Altro tipo di marchio particolare tipizzato di recente è il marchio di posizione. Il marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o di apposizione del marchio sul prodotto. Alcuni esempi anche qui possono essere marchi di posizione puri, pensiamo a quelli che vedete nelle prime tre immagini, oppure marchi in qualche modo misti, dove abbiamo sì la posizione, ma all’interno del marchio di posizione troviamo elementi denominativi o figurativi. Per esempio l’etichetta di Levi’s sulla tasca posteriore del jeans, che può essere con o senza la schietta Levi’s all’interno, l’acquisita stripe di diesel, cioè questa striscia di tessuto, etichetta di tessuto cucita sulla quinta tasca del jeans in posizione obliqua. C’è un recente caso del Tribunale di Milano dove questa etichetta è stata azionata contro, nel caso di specie Calvin Klein, se non vado errato, che faceva una striscietta di tessuto orizzontale anziché obliqua con all’interno una certa, la dicitura Calvin Klein, ecco, la tutela. Il confronto è stato fatto indipendentemente dal segno che c’era all’interno. La posizione, in realtà, la giurisprudenza su questo è divisa, ma il marchio di posizione non guarda tanto al, si può dire così, secondo la posizione del Tribunale di Milano, il marchio di posizione non guarda tanto all’elemento che c’è all’interno del marchio di posizione, ma alla posizione e modalità di posizione di quel marchio. Nel caso di specie, se pensiamo alla stripe di diesel, l’etichetta di tessuto obliqua sulla quinta tasca del jeans. Vi sono poi altri marchi che sicuramente avrete visto e avrete considerato come dei elementi decorativi, sebbene indiconoscibili, in realtà sono dei marchi, sono i marchi a motivi ripetuti, particolarmente utilizzati nel mondo del fashion. Pensiamo a Barbary, pensiamo a Louis Vuitton e altri. Si tratta di marchi che sono costituiti esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente. Li avete visti sicuramente in abbigliamento e borse. Altro marchio particolare che non è, a cui non è automatico pensare, è il marchio di colore. Stiamo, mano a mano che andiamo avanti, stiamo vedendo tipologie di marchio che è sempre più difficile tutelare ed ottenere nella registrazione, ma comunque esistono e possono essere considerati e valutati. Chiaramente, per poterli ottenere e tutelare, la strategia dei posti, della strategia di utilizzazione, saranno fondamentali, come vedremo più avanti nel corso di questo nostro incontro. Il marchio di colore anche qui può essere di due tipi, costituito esclusivamente da un colore, tutti conoscerete il tipico colore di Tiffany, oppure da una combinazione di colori. Pensiamo per esempio a Kiwi e alle varie strisce colorate che affiancano la zip di Kiwi, che ormai sono divenute estremamente riconoscibili e attestate come marchio, in quanto in grado di identificare che un certo prodotto proviene da una certa impresa. E andiamo ancora su qualcosa di più inusuale, o meglio, così potremmo pensare, il marchio sonoro o di suono, cioè il marchio che è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Parlavamo prima di rappresentazione nel registro, che è uno dei requisiti, ecco vedete sotto alcuni esempi di rappresentazione del marchio di suono, può esserlo spartito, ma possono essere anche altre modalità. Ora, questo può sembrare qualcosa di mai sentito, mai visto, in realtà tutti abbiamo sentito qualche marchio sonoro, ma non lo sappiamo. Vi faccio un esempio, dovrebbe partire a momenti. Ora, senza l’immagine forse non è immediato, ma tutti ricorderete il leone di Metro Goldwyn Mayer che anticipava l’apertura di suoni, di sopproduzioni cinematografiche. Altro suono che è stato registrato come marchio è questo. Tutti avrete riconosciuto l’urlo di Tarzan. Ho riportato qui, giusto ad esempio, anche le descrizioni, perché non basta rappresentare il marchio quando lo si va a depositare, ma il marchio viene anche descritto. Ecco, vi ho riportato per curiosità la descrizione di alcuni marchi di suono, come appunto può essere quello di Metro Goldwyn Mayer o l’urlo di Tarzan. Ora, vi faccio una domanda, immagino che tutti riconoscerete questo marchio sonoro. Ecco, non c’è bisogno di aggiungere un testo al link, sicuramente tutti avrete riconosciuto che questo jingle è il jingle di Aribo che avete sentito in centinaia e centinaia di volte in pubblicità di caramelle e sigla. E’ proprio questa la funzione del marchio, anche un suono può essere sufficiente a identificare che un prodotto arriva da una certa impresa o un servizio arriva da una certa impresa. Altra tipologia particolare di marchi, il marchio di movimento che è costituito da un movimento, un’immagine di movimento o da un cambiamento di posizione. Per andare ancora un po’ avanti, qualche altro esempio che riguarda però stavolta il marchio multimediale, si tratta di questo punto di sfumatura tra una tipologia e l’altra di marchio. Il marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagini e suoni come quelle che stiamo per vedere. Scusate, ho perso la freccia, eccoci qua. Questo è uno e l’altro, tutti lo conoscete sicuramente benissimo, anche questo è un marchio multimediale. Altra tipologia particolare di marchio, il marchio olografico, un po’ meno noto, un po’ meno visto, ma anche questo è possibile registrarlo come marchio. Per esempio l’ho fatto tra gli altri Google, come vedete cambia l’immagine con caratteristiche olografiche, l’ho fatto qualcuno nel mondo delle pentole, l’hai co-cott, let the aroma rain down, con un effetto olografico e l’aroma esce dalla pentola. Arriviamo allora alla fine di questa carrellata con alcune domande. Viste le tipologie di marchio che abbiamo riportato finora, che sono quelle un po’ attipizzate dalla legge, vi chiedo di ragionare su questa cosa. Posso registrare come marchio ad esempio uno slogan, a luce di quello che abbiamo visto finora? Beh, vi do già una risposta. Ne ho riportato alcuni. Just do it è uno slogan ed è registrato come marchio, come vedete anche dalla piccola R apposta vicino al segno. Ma anche wet dust can’t fly, anche questo è uno slogan, anche questo è un marchio registrato. Ho riportato anche il noto slogan di ISPAC, built to resist. Ecco, sappiate che questo marchio, built to resist, non è stato accettato alla registrazione, quindi posso registrare uno slogan come marchio? Teoricamente sì, ma dipende, dipende da alcune caratteristiche. Nel secondo modulo della lezione vedremo quali sono, del corso scusate, vedremo quali sono le caratteristiche che mi consentono di registrare un marchio e quindi anche uno slogan secondo le forme del marchio denominativo, marchio figurativo e così via. E un hashtag? Un hashtag può essere registrato come marchio? Beh, la risposta anche qui è in linea teorica affermativa, ma dipende da alcune circostanze. Qui ho riportato HealthySexyWork, che è un hashtag registrato anche come marchio. Quello che vedete sotto è il numero di registrazione di marchio europeo, dell’Unione Europea scusate, e i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Anche qui vedremo tra brevissimo quali sono le caratteristiche che il marchio deve rispettare per poter essere registrato, che sia esso uno slogan, un hashtag o qualcosa che non ha a che vedere con slogan o hashtag.